Как не потерять товарный знак
Если вы зарегистрировали товарный знак, это не значит, что он будет вашим всегда: он действует десять лет. Но его можно потерять ещё раньше. Рассказываем, как продлить срок действия товарного знака и что будет, если его зарегистрировать, но не использовать.
Используйте для бизнеса
Если вы зарегистрировали товарный знак, то должны его использовать ( ст. 1484 ГК РФ ):
Вы можете передать право использования своего товарного знака кому-то другому. Для этого нужно заключить лицензионный договор. Тогда придётся проследить, чтобы лицензиат действительно использовал товарный знак ( ст. 1489 ГК РФ ).
Если вы зарегистрировали товарный знак, но никак его не использовали в течение трёх лет, то можете его потерять. Л юбой человек, который захочет получить права на него, может отправить вам письмо с предложением отказаться от прав на товарный знак или продать права на него. У вас есть два месяца для ответа.
Если вы три года не использовали товарный знак. Есть два варианта, как действовать:
В течение месяца Роспатент примет решение и пришлёт его вам по почте.
Если вы использовали товарный знак. Напишите об этом в ответе на письмо и прикрепите доказательства: фото вывесок, этикеток, документов, рекламы. Если вы передавали кому-то права на товарный знак, пришлите скриншот его страницы из реестра ФИПС — там будут указаны лицензиаты.
Если вы не ответите на письмо в течение двух месяцев, желающий получить товарный знак может обратиться в суд. Тогда все доказательства придётся показывать суду. Если вы не докажете, что в течение этих трёх лет использовали товарный знак, суд прекратит его охрану досрочно ( ст. 1486 ГК РФ ). После этого любой желающий сможет зарегистрировать на себя товарный знак, который раньше был вашим.
Вовремя продлите срок действия
Срок действия исключительного права на товарный знак — десять лет с того дня, как вы подали заявку. В течение последнего года вы можете продлить право на товарный знак. Вот что для этого нужно.
Шаг 1. Подготовьте документы
Вам нужно подать в Роспатент:
Шаг 2. Оплатите госпошлину
Если подадите заявку через интернет, пошлина обойдётся вам на 30% дешевле ( п. 7 Положения о патентных и иных пошлинах ).
| За что | Фиксированная сумма | При подаче электронной заявки | За каждый дополнительный класс МКТУ | Пункт положения о пошлинах |
| Рассмотрение заявления о продлении права на товарный знак | 20 000 ₽ | 14 000 ₽ | 1000 ₽, если в заявлении больше пяти классов МКТУ | 2.22 |
| Рассмотрение ходатайства о продлении срока охраны ещё на шесть месяцев | 2 500 ₽ | 1 750 ₽ | 2.25 |
Шаг 3. Подайте документы в Роспатент
Есть три способа подать документы:
Шаг 4. Дождитесь уведомления от Роспатента
В течение 70 рабочих дней Роспатент решит, продлевать срок действия товарного знака или нет. О своём решении он сообщит вам на почту в течение пяти дней после его принятия. Вместе с позитивным ответом Роспатент пришлёт вам приложение к свидетельству на товарный знак. Если Роспатент вам отказал и вы с этим не согласны, можете обжаловать решение в Суде по интеллектуальным правам.
Памятка
Чтобы не потерять право на товарный знак:
1. Используйте его для бизнеса:
2. Вовремя продлите срок действия права на товарный знак — он закончится через 10 лет:
Если Роспатент отказался продлевать срок действия товарного знака, а вы с этим не согласны, подайте жалобу в Суд по интеллектуальным правам.
Что значит исключительное право на товарный знак
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.
2. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях к продаже товаров;
в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Товарный знак: как рассчитать право использования?
Защита исключительного права на товарный знак. Правообладатель. Способы защиты. Компенсация. Доказательства.
Исключительное право на товарный знак организации или ИП защищается законом, если оно зарегистрировано в установленном порядке. Правообладатель в случае нарушения права может избрать любой из способов защиты, предусмотренных ст.1515 ГК РФ. Это может быть изъятие из оборота или уничтожение контрафактного товара, взыскание убытков, выплата компенсации в твердой сумме или в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
Правообладателю следует проанализировать, какой способ защиты для него более выгодный. Чаще всего правообладатели не взыскивают убытки, поскольку их размер необходимо доказать, что может быть затруднительным. Другое дело обстоит с компенсацией. Если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то ему следует учитывать, что обычно взимаемая за правомерное использование цена должна относиться к аналогичному способу и объему использования товарного знака. Правообладатель должен представить свои расчеты и доказательства, подтверждающие обычно взимаемую цену.
Фабула дела:
Общество обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.
ИП реализовал товар с нанесенными изображениями, до степени смешения схожими с товарным знаком общества.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, уменьшив размер компенсации ниже установленного законом минимального предела, используя правовую позицию Конституционного суда РФ.
Суд апелляционной инстанции посчитал, что не имеется оснований для применения разъяснений Конституционного суда РФ, изменил решение суда первой инстанции, удовлетворив требования общества в полном объеме.
Суд по интеллектуальным правам оставил решение без изменения.
Не согласившись с решениями суда апелляционной инстанции и суда по интеллектуальным правам, ответчик обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил суд отменить указанные акты, ссылается на одноразовый характер нарушения, несоразмерность суммы компенсации последствиям нарушения, немотивированное отклонение судами контррасчетов размера компенсации, тяжелое материальное положение.
Верховный суд РФ отменил все судебные акты судом нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Судебный акт: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019
Выводы суда:
1. При нарушении исключительного права на товарный знак общество вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
2. Компенсация взыскивается, если доказан факт нарушения исключительного права. В рамках рассматриваемого дела этот факт был доказан представленными обществом доказательствами, а именно товарным чеком, видеозаписью, подтверждающую покупку, товаром с нанесенным товарным знаком общества.
3. Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции в части снижения размера компенсации ниже минимального размера с учетом положений постановления Конституционного суда РФ, поскольку отсутствует обязательный признак- одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Такая позиция суда является ошибочной, так как отсутствие указанного признака не является безусловным основанием для отказа во взыскании суммы компенсации в меньшем размере.
4. При определении размера компенсации суды исходили из цены по лицензионному договору, заключенному обществом с другим лицом.
5. Оспаривание размера компенсации может быть основано на доказательствах, подтверждающих цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Например, иные лицензионные договоры, заключение независимого оценщика. Такие доказательства представлены ответчиком не были.
6. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
7. При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.
8. Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.
Комментарии:
1. Правообладатель исключительного права на товарный знак вправе самостоятельно избрать способ защиты нарушенного права. Он вправе взыскать как убытки, так и компенсацию. Избрав в качестве способа защиты права взыскание компенсации, правообладатель не должен доказывать убытки, поскольку эти способы защиты права различны по своей природе. При этом двукратый размер стоимости права использования товарного знака определяется исходя из цен, которые обычно взимаются за правомерное использование товарного знака. При расчете суммы компенсации суды исходили лишь из цены, указанной в лицензионном договоре общества с иным лицом. Такой подход неверен, поскольку не позволяет объективно оценить размер обычно взимаемой за использование товарного знака платы.
2. Судам следовало проверить, каким способом использовался товарный знак по лицензионному договору общества с иным лицом, а также сопоставить способ использования этого лица и нарушителя. Если лицо по лицензионному договору использовало товарный знак иным способом, то цена по договору не может быть положена в основу расчета размера компенсации. В таком случае размер компенсации может быть даже ниже заявленного истцом. Поэтому следует различать уменьшение размера компенсации ниже минимального предела и уменьшение компенсации в связи с перерасчетом суммы, заявленной истцом.
3. Определение размера компенсации ниже минимального предела возможно в исключительных случаях и при наличии мотивированного заявления ответчика. Суды не приняли во внимание возражения ответчика, его контррасчеты, не исследовали в полном объеме все обстоятельства.
4. Поскольку определение размера компенсации является прерогативой суда, он должен исследовать все обстоятельства дела, определив разумную компенсацию применительно к конкретно рассматриваемому делу. Верховный суд справедливо отметил, что размер компенсации, установленный судом апелляционной инстанции, превышающий в 100 раз стоимость самого товара, явно несоразмерен последствиям нарушения исключительного права. Всегда должен быть соблюден баланс интересов, чтобы не ущемлять законные интересы участников спора.
У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом); Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.
Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.
Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2020 году отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из региональных компаний по всей России в данных номинациях.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Галина Короткевич, партнер. Люблю кофе, всякие вкусняшки, банкротные дела и корпоративное право. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.
Что значит исключительное право на товарный знак
ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1484 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Что значит исключительное право на товарный знак
ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1515 ГК РФ
Споры в суде общей юрисдикции:
О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 и 2 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
Пп. 1 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 13.12.2016 N 28-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного Постановления.
О выявлении конституционно-правового смысла пп. 1 п. 4 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
Пп. 2 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 24.07.2020 N 40-П. О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 5 указанного Постановления.
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
